Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Intellectuele eigendom

Sta-zakje van Capri Sun niet merkenrechtelijk beschermd

Dit artikel is van de hand van Chandell Stienstra, die momenteel als student-stagiair verbonden is aan Wieringa Advocaten.

De Hoge Raad heeft onlangs een interessant arrest gewezen over de techniekexceptie in het merkenrecht en slaafse nabootsing. Inzet waren de bekende sta-zakjes met (kinder)vruchtensapdranken van Capri Sun. Deze zakjes zijn gemaakt van een flexibele, aluminiumkleurige folie met gelaste zijnaden, die in ongevulde staat rechthoekig van vorm zijn. Aan de onderkant van het sta-zakje is een inzetstukje gemaakt, zodat de onderkant bol uitloopt wanneer het zakje rechtop staat. Concurrent Riha heeft in 2013 dranken in vergelijkbare sta-zakjes aangeboden aan retailers, die deze onder hun eigen merken verkopen.

Volgens artikel 2.1 BVIE kunnen vormen in beginsel een merk zijn, maar het is niet makkelijk om vormen daadwerkelijk als merk te registreren. Hier is al eerder over geblogd. Capri Sun heeft de vorm van het zakje geregistreerd als merk, en vorderde dan ook dat Riha iedere inbreuk op dat vormmerk zou staken en gestaakt zou houden, door geen verpakking in de vorm van het sta-zakje meer aan te bieden. Daarnaast stelde Capri Sun dat Riha onrechtmatig handelt door een slaafse nabootsing van het sta-zakje op de markt te brengen. Riha diende vervolgens een tegenvordering tot nietigverklaring van het vormmerk voor de Benelux in.

In principe mag een product dat niet (langer) wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom worden nagebootst, tenzij die nabootsing leidt tot onnodige verwarring bij het publiek. De nabootsende concurrent moet dan alles doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat er verwarring tussen de twee gelijksoortige producten ontstaat. Er mag dus geen sprake zijn van nodeloos verwarringsgevaar. Is er wel dergelijk verwarringsgevaar, dan spreekt men over "slaafse nabootsing”.

De procedure tot aan het hof

De rechtbank heeft in eerste aanleg de vorderingen van Capri Sun afgewezen en het vormmerk voor de Benelux nietig verklaard. Het hof heeft vervolgens het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Daartoe overwoog het hof, kort samengevat, het volgende. Het vormmerk van het zakje is nietig, omdat alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakje functioneel of technisch zijn bepaald. De verpakkingswijze van het drankzakje biedt meerdere voordelen van praktische aard. Het drankzakje is, door de (min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank in liggende staat, compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen in bijvoorbeeld een boterhamtrommel. Bovendien kan het zakje rechtop worden gezet, waardoor bij drinken met een rietje morsen wordt voorkomen.

Verder zijn de afmetingen van de verpakking zodanig dat het zakje een hoeveelheid drank kan bevatten die passend is voor de doelgroep, namelijk kinderen. Doordat de twee foliezijden aan de bovenkant samengevoegd zijn en de bolling zich aan de onderzijde bevindt, is het staande zakje relatief stabiel. Dat bij het ontwerp van het zakje andere overwegingen dan die van praktische aard een rol hebben gespeeld, zoals creatieve en esthetische keuzes, blijkt niet uit de feiten. Uitgangspunt is immers een basale (min of meer) rechthoekige vorm die qua hoogte- en breedteverhouding, gelet op de hierboven beschreven functie van de verpakking, voor de hand liggend is.

Het hof ging voorbij aan het betoog van Capri Sun dat er ook sta-zakjes in een afwijkende vorm vervaardigd kunnen worden, waarmee dezelfde nuttige functie bereikt kan worden. De overweging hierbij was dat hoewel het een mogelijkheid was geweest, dit niets afdoet aan de nietigheid van de merkregistratie van Capri Sun.

Capri Sun kon tevens geen beroep doen op slaafse nabootsing. Volgens het hof moest aangenomen worden dat voor zover door de (grotendeels gelijke) vormgeving van het zakje bij het publiek verwarring ontstaat, deze niet vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking af te doen. Met betrekking tot de overige aspecten van het uiterlijk van de sta-zakjes is het hof van oordeel dat Riha voldoende afstand houdt om onnodig verwarringsgevaar te voorkomen.

Cassatie

De Hoge Raad gaat hierin mee en overweegt – in navolging van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) en in lijn met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad – dat indien eenmaal vaststaat dat de wezenlijke functionele kenmerken van een vorm alléén aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, die vorm geen merkenrechtelijke bescherming toekomt. Welke kenmerken ‘wezenlijk’ zijn hangt af van de omstandigheden van het geval. Daaraan doet niet af dat dezelfde technische uitkomst kan worden bereikt met andere vormgeving.

Capri Sun benoemde ook een recente uitspraak van het HvJ EU met betrekking tot de techniekexceptie in het modellenrecht (Doceram, C-395/16). Hierover merkt de Hoge Raad op dat het merken- en het modellenrecht verschillen qua functie en qua beschermingsduur, en daarbij is de techniekexceptie in het modellenrecht van een andere aard dan de techniekexceptie in het merkenrecht. Op basis van het modellenrecht kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken voor het merkenrecht.

Tot slot oordeelt de Hoge Raad dat in casu geen sprake is van slaafse nabootsing. In beginsel is nabootsing van producten die niet door een IE-recht worden beschermd toegestaan, tenzij dit tot onnodige verwarring bij het publiek lijdt. Om dit te voorkomen kan het, zo blijkt uit de uitspraak, voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen, indien er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen.

Tot slot

In de eindconclusies van de Hoge Raad wordt bevestigd dat er in het geval van Capri Sun sprake is van een techniekexceptie en dat slaafse nabootsing hier niet van toepassing is. Dit is in lijn met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2009:BJ6999; Lego/Mega Brands).

Als een vorm technisch bepaald is, mag deze nagebootst worden en is het noodzakelijk en tevens voldoende om qua kleur en naamsvermelding duidelijk af te wijken hiervan. Daarbij is dit arrest een mooie bevestiging van eerdere rechtspraak waarin duidelijk wordt gemaakt dat het modellenrecht en merkenrecht niet dezelfde regels kennen met betrekking tot de techniekexceptie.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Victors recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten