Het nieuwe Europese merkenrecht: de Uniemerkverordening

Wij hebben bij Wieringa Advocaten voortdurend één of twee student-stagiaires in dienst. Zij maken kennis met de advocatuur terwijl ze rechten studeren. Martijn Poulus, masterstudent Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, volgt op dit moment die studentstage. Ten behoeve van onze weblog schreef hij een tweedelige informatieve bijdrage over de aanstaande veranderingen in het Europese merkenrecht.

Met ingang van 23 maart 2016 vinden er een aantal belangrijke wijzigingen plaats binnen het Europese merkenrecht. Vanaf die datum vervangt de Uniemerkverordening namelijk de huidige Gemeenschapsmerkenverordening. De nieuwe verordening is onderdeel van het ‘Trademark Reform Package', waarvan ook de gewijzigde en reeds in werking getreden Merkenrichtlijn deel uitmaakt. Het hervormingspakket heeft, in de woorden van het Europees Parlement, met name ten doel het merkenrecht in Europa te moderniseren en daardoor effectiever, efficiënter en goedkoper te maken. In tegenstelling tot de richtlijn, waarvan de bepalingen nog in nationale wetgeving moeten worden omgezet, hebben de bepalingen van de verordening meteen werking in alle lidstaten van de EU. De verordening zal dus binnen korte termijn gevolgen kunnen hebben voor merkhouders, of ondernemers die overwegen een merk te registreren. In deze tweedelige blogserie sta ik stil bij de belangrijkste wijzigingen die het Trademark Reform Package met zich meebrengt. Deel één van deze bijdrage staat in het teken van de Uniemerkverordening. In het volgende deel behandel ik de Merkenrichtlijn.

Grafische voorstelling
Om voor merkregistratie in aanmerking te komen dient een ‘teken' aan een aantal eisen te voldoen. In de nieuwe verordening vervalt de nu nog bestaande eis van ‘grafische voorstelling'. Dit houdt in dat een teken niet meer visueel waarneembaar hoeft te zijn om als merk te kunnen worden gedeponeerd. Deze verandering opent deuren, die overigens door het Hof van Justitie van de Europese Unie al op een kier waren gezet, voor de registratie van klank-, tast-, smaak- en geurmerken. Uiteraard dienen deze ‘tekens' wel aan de overgebleven eisen voor registratie te voldoen. Zo moet een teken duidelijk en precies worden omschreven, en voldoende onderscheidend vermogen hebben voor de waren en/of diensten waarvoor het wordt geregistreerd.

Nieuwe tarieven
Een merk dient te worden ingeschreven voor één of meerdere ‘klassen'. Klassen zijn categorieën van waren, zoals kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels (klasse 25) of diensten, zoals telecommunicatie (klasse 38). Momenteel geldt voor merkregistratie het concept drie halen, één betalen: het tarief voor merkregistratie is gelijk wanneer een teken wordt ingeschreven voor één, twee of drie klassen. Dit heeft geleid tot registratie van merken in klassen waarvoor het merk feitelijk niet wordt gebruikt. Om dit onnodig ‘vollopen' van het merkenregister tegen te gaan, zal het vanaf 23 maart slechts mogelijk zijn volgens het ‘one fee per class'-systeem een merk per klasse te registreren. Voor iedere navolgende klasse dienen vervolgens extra taksen te worden betaald.

Beschermingsomvang
Wanneer een merkhouder zijn merk voor een bepaalde klasse inschrijft, dient hij een omschrijving te geven van de waren en/of diensten waarvoor hij het merk zal gaan gebruiken. Tot 2012 bestond de mogelijkheid tot het geven van een algemene omschrijving; de merkregistratie dekte, op basis van het ‘class headings covers all'-principe, alles wat in de desbetreffende klasse kon vallen. In 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat een merkhouder zorg dient te dragen voor een ‘duidelijke en nauwkeurige' omschrijving van de door hem ingeschreven waren of diensten. Dit om een te ruime en kunstmatige bescherming van merken te voorkomen. Sinds het arrest van het Hof komt, volgens het ‘means what it says'-principe, alleen bescherming toe aan hetgeen letterlijk uit de beschrijving van de klasse kan worden opgemaakt. De gevolgen van het arrest gelden tevens voor merken die vóór 2012 zijn geregistreerd en alleen een algemene omschrijving hebben gekregen. In de Uniemerkverordening wordt aan merkhouders die voor het arrest van het Hof een merk hebben ingediend, de mogelijkheid geboden om middels het indienen van een verklaring alsnog een ‘duidelijke en nauwkeurige' omschrijving van de waren of diensten te geven. Wanneer de merkhouder binnen zes maanden geen dergelijke ‘verklaring voor brede bescherming' indient, wordt de inschrijving beperkt tot hetgeen letterlijk binnen de gebruikte klassenomschrijving valt.

Namaakgoederen
De Uniemerkverordening zal meer mogelijkheden gaan bieden om op te treden tegen namaakgoederen. Voorheen kon binnen de EU slechts tegen namaakgoederen worden opgetreden wanneer de goederen op de Europese markt werden gebracht. De nieuwe verordening zal het mogelijk maken tevens op te treden wanneer de goederen binnen Europa in transit zijn, en dus niet voor de Europese markt zijn bedoeld. Optreden is echter alleen mogelijk wanneer de merkhouder ook het merk houdt in het land waar de namaakgoederen hun eindbestemming hebben.

Terminologie
Verder is van belang te vermelden dat naast inhoudelijke veranderingen, de Uniemerkverordening ook een aantal wijzigingen in terminologie met zich meebrengt. In de nieuwe verordening wordt gesproken van het Uniemerk of European Union Trade Mark, daar waar eerst de term Gemeenschapsmerk of Community Trade Mark werd gebruikt. Ook het in Alicante gevestigde Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) krijgt een nieuwe naam. Dit agentschap, dat belast is met de registratie van Uniemerken, gaat voortaan door het leven als het European Union Intellectual Property Office, afgekort EUIPO.

Tot slot
Voor merkhouders is het met name van belang het merkenportfolio nog eens te doorlopen om te bezien of er eventueel een ‘verklaring voor brede bescherming' kan worden ingediend bij het EUIPO. Wanneer deze verklaring niet binnen de vervaltermijn van zes maanden na inwerkingtreding van de Uniemerkverordening wordt ingediend, kunnen onnodig rechten worden verloren.