Tuin en Gras, Gras en Tuin Quba: geen verwarringsgevaar?

In de prejudiciële beslissing inzake Dairy Partners oordeelde de Hoge Raad vorig jaar kort gezegd dat verwarringsgevaar zich niet snel voordoet in het geval van twee beschrijvende handelsnamen. Volgens de Hoge Raad brengt het publiek een geheel beschrijvende handelsnaam namelijk niet in verband met de onderneming die daarvan de bescherming inroept. Daarnaast speelt volgens de Hoge Raad mee dat het publiek tegenwoordig gewend is aan het gebruik van beschrijvende handelsnamen. Het publiek is zich er volgens de Hoge Raad dus van bewust dat mogelijk meerdere partijen zich van eenzelfde beschrijvende handelsnaam bedienen.

Sinds deze beslissing van de Hoge Raad wringen lagere rechters zich soms in alle bochten om het vaak tóch aanwezige verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen “weg te redeneren”. Er worden sinds het arrest van de Hoge Raad inmiddels veel uitspraken gewezen waarin de “Dairy Partners”-leer wordt toegepast. Zo zag ik afgelopen week weer een zaak van de voorzieningenrechter in Oost-Brabant op 12 augustus 2022 voorbij komen. In deze zaak was sprake van een onderneming genaamd “Tuin en Gras”, die zich toelegt op – jawel – het aanleggen van tuinen en de verkoop van gras, tegenover een andere onderneming genaamd “Gras en Tuin Quba”; behoorlijk beschrijvend dus. Tuin en Gras vordert van Gras en Tuin Quba dat zij het gebruik van haar handelsnaam staakt en dat zij haar domeinnaam overdraagt.

De voorzieningenrechter stelt onder verwijzing naar Dairy Partners dat verwarringsgevaar niet snel wordt aangenomen in het geval van beschrijvende handelsnamen en wijst de vorderingen van Tuin en Gras op die grond dan ook af. Dat lijkt mij op zichzelf geen verkeerde beslissing, maar het “wegredeneren” van het verwarringsgevaar in dergelijke zaken blijft toch wat ongemakkelijk. Ik vraag mij namelijk af of het publiek inderdaad niet in staat is om een volledig beschrijvende handelsnaam in verband te brengen met een onderneming.

Een beschrijvende handelsnaam burgert niet van de één op de andere dag in. Het opbouwen van onderscheidend vermogen van een beschrijvende handelsnaam door inburgering is een geleidelijk proces dat aanvangt vanaf het moment dat die naam in het handelsverkeer wordt gevoerd. Verwarring kan volgens mij ook al ontstaan wanneer slechts enkele personen die bekend zijn met een oudere beschrijvende handelsnaam – voor wie die naam dus wel degelijk een onderscheidende functie uitoefent – op een later moment worden geconfronteerd met een overeenstemmende jongere handelsnaam. Ik wil best geloven dat het publiek tegenwoordig gewend is geraakt aan het gebruik van beschrijvende handelsnamen, en dat het daardoor minder snel in verwarring raakt, maar ik kan moeilijk aannemen dat dit het ontstaan van verwarring volledig uitsluit. De vraag is volgens mij niet óf er gevaar voor verwarring bestaat, maar of deze verwarring bescherming op grond van de Handelsnaamwet rechtvaardigt.

Het is in mijn optiek gerechtvaardigd dat we aan beschrijvende handelsnamen minder of geen bescherming verlenen, maar de wijze waarop we het verwarringsgevaar voor het gemak volledig wegdenken doet volgens mij geen recht aan de werkelijkheid. Ook beschrijvende handelsnamen kunnen dienst doen als onderscheidingsteken en ook beschrijvende handelsnamen kunnen verwarring scheppen. Volgens mij dient de vraag te zijn of een beschrijvende handelsnaam dusdanig is ingeburgerd dat wij het gerechtvaardigd vinden om daaraan – ondanks zijn beschrijvende karakter – bescherming te verlenen. Daarvoor zal een redelijk arbitraire grens moeten worden getrokken. Totdat de inburgeringsgrens is bereikt, zal een onderneming de door haarzelf in de hand gewerkte verwarring – door het kiezen van een niet intrinsiek onderscheidende handelsnaam – wat mij betreft moeten dulden. Een toets van onderscheidend vermogen die dus niet vooraf plaatsvindt (zoals in het merkenrecht) maar die achteraf door de rechter in een inbreukprocedure wordt toegepast. Het zou de wetgever – juíst na Dairy Partners – sieren als hij die toets alsnog incorporeert in artikel 5 Handelsnaamwet.

Dat de voorzieningenrechter de vorderingen van Tuin en Gras (of was het nou Gras en Tuin?…) afwijst is wat mij betreft een goede beslissing. Dat in de jongere handelsnaam ook nog het (onderscheidende) bestanddeel “Quba” voorkwam lijkt bij die beslissing ook in belangrijke mate mee te hebben gewogen. Niet onterecht, want kleine verschillen (bijvoorbeeld door toevoeging van kleine wél onderscheidende elementen) tussen zuiver beschrijvende handelsnamen zullen de kans op verwarring inderdaad vaak kunnen verminderen. Verwarring lijkt me echter ook in dat geval niet geheel uit te sluiten. Het wegredeneren van het resterende verwarringsgevaar met de Dairy Partners-beslissing in de hand, leidt dan tot het gewenste resultaat, maar de schoonheidsprijs verdient het wat mij betreft niet.