Iedereen mag voortaan Big Mac’s verkopen! Of toch niet?…

Vorige week zag ik in mijn LinkedIn-feed een nu.nl-artikel voorbijkomen met een titel die mijn aandacht trok: “Iedereen mag een Big Mac (met kip) verkopen“. Toen ik vervolgens Googelde vond ik nog een aantal krantartikelen met soortgelijke koppen en teksten. Zo schrijft NRC: “Iedereen mag voortaan een ‘Big Mac’ verkopen als dat een broodje met kip is.“. En het AD schrijft: “Iedere hamburgerbakker mag de naam Big Mac gebruiken“. Mocht u bij het lezen van deze krantenkoppen hebben gedacht “dat klinkt als een gat in de markt!”, dan adviseer ik u om snel verder te lezen.

De kranten trekken deze conclusie schijnbaar op basis van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daarin oordeelde het hof dat het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) het merk “Big Mac” terecht vervallen heeft verklaard voor levensmiddelen bereid met gevogelte en broodjes met kip. Hoe de verschillende kranten op basis daarvan echter tot de conclusie zijn gekomen dat iedere burgerbakker zijn (kip)burgers voortaan onder het merk “Big Mac” mag verkopen is mij een raadsel. Om te voorkomen dat een hoop burgerbakkers de komende tijd een dagvaarding van Ronald Macdonald ontvangen, lijkt het me goed om deze mythe van de kwaliteitskranten in deze blog uit de wereld te helpen.

Het merk Big Mac

Op 1 april 1996 deponeerde McDonalds het merk “Big Mac” als woordmerk van de Europese Unie. En of je er nu van houdt of walgt, vrijwel iedereen zal het befaamde broodje en het bijbehorende merk kennen. Er is zelfs een heuse (enigszins ludiek bedoelde) economische index naar vernoemd – de Big Mac-index – die in 1986 werd bedacht door The Economist. De Big Mac zou zich goed lenen om wisselkoersen met elkaar te vergelijken. De Big Mac wordt immers vrijwel overal ter wereld verkocht en bevat overal ongeveer dezelfde simpele ingrediënten. Al met al een zeer sterk merk waarvan veel merkhouders alleen maar zouden kunnen dromen. Misschien is het merk wel bijna zo sterk als de als merk gedeponeerde naam van de merkhouder zelf.

Waren en diensten

Een merk wordt altijd ingeschreven voor specifieke waren en diensten. Dat geldt dus ook voor het merk “Big Mac” dat in 1996 onder meer werd ingeschreven voor levensmiddelen die zijn bereid met vlees in algemene zin, maar ook voor levensmiddelen bereid met specifieke categorieën van vlees, te weten varken, vis en gevogelte. Daarnaast werd het merk specifiek ingeschreven voor broodjes met vlees, vis, varken en kip. Ironisch genoeg dus niet specifiek voor broodjes met rundvlees; terwijl de Big Mac daar in de praktijk mee wordt bereid (India daargelaten, maar daar heeft het broodje een andere naam). Het merk werd daarnaast nog ingeschreven voor een breed scala aan andere ingrediënten, waaronder geconserveerd(e) en gekookt(e) groenten en fruit, eieren, kaas, melk, melkbereidingen, augurken, desserts, koekjes, biscuits, koekjes, chocolade, koffie, koffiesurrogaten, thee, mosterd, havermout, gebak en suiker.

Vervallenverklaring

Voor merkhouders geldt een verplichting om een ingeschreven merk (normaal) te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Doet een merkhouder dat niet gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar, dan riskeert hij vervallenverklaring van het merk op grond van artikel 58 lid 1 sub a Uniemerkenverordening. Wanneer een merkhouder optreedt tegen een vermeende inbreukmaker, dan heeft de vermeende inbreukmaker als mogelijkheid om een tegeneis tot vervallenverklaring in te stellen.

En dat is wat er in 2017 gebeurde. Een Ierse burgerbakker genaamd Supermac’s raakte verzeild in een procedure waarin McDonalds zich op haar “Big Mac”-merk beriep. Supermac’s reageerde daarop met het instellen van een vordering tot vervallenverklaring van het merk Big Mac. Volgens Supermac’s gebruikte McDonalds haar merk namelijk uitsluitend voor het befaamde broodje met rundvlees – en dat was dus niet in de merkregistratie opgenomen. Het EUIPO ging in dat betoog mee en sprak de volledige vervallenverklaring uit van het merk “Big Mac”.

Vierde Kamer van Beroep

McDonalds ging daartegen in beroep en stelde allereerst dat rundvlees en kip onder de bredere categorieën van vlees en gevogelte zijn te scharen. Bovendien zou zij ook daadwerkelijk burgers met zowel rundvlees als kip hebben verkocht in de afgelopen vijf jaar. Zij droeg daarvoor zeer veel bewijs aan. Ter onderbouwing van de verkoop van kipburgers droeg zij aan dat zij onder meer in Frankrijk een Big Mac zou hebben verkocht die werd bereid met kippenvlees, zoals onder meer zou blijken uit onderstaand Facebook-screenshot.

De Vierde Kamer van Beroep oordeelde op 14 december 2022 dat kippenvlees inderdaad onder de algemene noemer van gevogelte valt. Bovendien zou uit het aangeleverde bewijs blijken dat het merk wel degelijk normaal werd gebruikt voor broodjes bereid met rund- en kippenvlees. Het besluit tot de volledige vervallenverklaring van het merk werd daarom weer teruggedraaid.

Normaal gebruik voor broodjes met varkensvlees en vis, evenals alle andere eerder genoemde ingrediënten, werd niet door de kamer van beroep aangenomen. Weliswaar werden sommige ingrediënten wel gebruikt bij de bereiding van de Big Mac, maar de kamer van beroep achtte het niet aannemelijk dat het publiek het merk “Big Mac” ook daadwerkelijk met deze ingrediënten in verband brengt. Niemand spreekt immers over Big Mac groenten, Big Mac kaas, of Big Mac augurken.

Hof van Justitie

De zaak belandde uiteindelijk bij het Hof van Justitie. Daar stelde Supermac’s dat het eerder door McDonalds aangeleverde bewijs voor wat betreft de Big Mac met kip niet zou deugen. Zo zou het aangeleverde reclamemateriaal allereerst slechts bestaan uit concepten – getuige de daarin opgenomen tekst “vertrouwelijk”. Concepten voor reclamemateriaal bewijzen natuurlijk niet onomstotelijk dat een merk in de praktijk ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Bovendien zouden de aangeleverde screenshots van Facebook (waaronder als hierboven weergegeven) dateren van 2016; en daarmee buiten de vereiste vijfjaarstermijn vallen. Daarmee was volgens Supermac’s niet bewezen dat McDonalds haar merk in de afgelopen vijf jaar had gebruikt voor gevogelte en broodjes met kip. Het Hof van Justitie ging daarin mee en zette een streep door deze waren.

Consequentie

De consequentie van de vervallenverklaring is dat het merk Big Mac niet langer is ingeschreven voor levensmiddelen bereid met gevogelte en broodjes met kip. En daar is ook meteen alles mee gezegd. Dat het merk niet langer is ingeschreven voor levensmiddelen die specifiek met gevogelte zijn bereid en specifiek voor broodjes met kip, betekent namelijk níet dat het merk daarmee dus vrijelijk mag worden gebruikt door eenieder die kipburgers onder het merk “Big Mac” wenst te verkopen.

Allereerst geldt namelijk dat het merk nog steeds is ingeschreven voor levensmiddelen die zijn bereid met vlees in het algemeen. Wanneer een rechter zich buigt over de vraag of sprake is van verwarringsgevaar, dan zal hij evengoed meewegen dat vlees en kip complementair aan elkaar zijn. Het meerdere omvat simpelweg het mindere. De merkinschrijving is wellicht minder specifiek geworden, maar dat betekent niet dat het merk daarmee zijn bescherming geheel heeft verloren ten aanzien van de doorgehaalde specifiekere waren.

Bekend merk

Bovendien heeft McDonalds nog een andere belangrijke grondslag om op te treden tegen partijen die het merk “Big Mac” gebruiken (of merken die daar te veel op lijken). Het merk wordt namelijk aangemerkt als een bekend merk. En bekende merken genieten op grond van artikel 9 lid 2 sub c van de Uniemerkenverordening een zeer ruime bescherming. Zelfs zo ruim dat het niet uitmaakt voor welke waren of diensten een concurrerend merk wordt gebruikt. Zolang daardoor verwarring ontstaat en wanneer door het gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het staat buiten kijf dat daarvan sprake is wanneer anderen dan McDonalds het merk “Big Mac” zouden gebruiken voor andere waren of diensten. Of dat nou kipburgers of teenslippers zijn. De eerder geciteerde kranten hebben al met een al een conclusie getrokken die (in ieder geval in merkenrechtelijk opzicht) nergens op is gebaseerd.

Conclusie

Was u van plan om morgen te beginnen met het verkopen van Big Mac’s die zijn bereid met kip? Dan is het verstandig om uw business plan nog eens te heroverwegen. Voor u het weet staat er een boze clown voor uw deur… U kunt dan natuurlijk altijd nog proberen om uw schade te verhalen op één van de kwaliteitskranten.

Vragen?