Merkinbreuk

Merkinbreuk

Het kan op enig moment voorkomen dat u wordt geconfronteerd met een concurrent die soortgelijke producten aanbiedt onder een merk (of teken dat niet als merk is inschreven) dat teveel lijkt op uw merk. Dat kan ervoor zorgen dat uw klanten in verwarring raken en dat wilt u als merkhouder natuurlijk voorkomen. Niet alleen zou u deze klanten aan uw concurrent kunnen verliezen, maar ook de door u zorgvuldig opgebouwde reputatie van uw merk kan beschadigd raken. Bijvoorbeeld wanneer het publiek bepaalde concurrerende producten of diensten van ondergeschikte kwaliteit in verband brengt met uw merk. Mogelijk maakt uw concurrent inbreuk op uw merk (ofwel: merkinbreuk).

Is uw naam als merk geregistreerd? Dan bent u als merkhouder als enige bevoegd om uw merk te gebruiken voor de waren of diensten die u in de merkaanvraag heeft opgenomen en waarvoor het uiteindelijk is ingeschreven in het merkenregister. Uw merk beschermt niet alleen tegen het gebruik van tekens die identiek zijn aan uw merk, maar ook tegen het gebruik van tekens die daar te veel op lijken. Voorwaarde is wel dat het gebruik daarvan tot verwarring kan leiden.

Sommatie

Wanneer u ontdekt dat een concurrent een overeenstemmend teken gebruikt voor soortgelijke waren of diensten en u vreest voor verwarring, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen. Wellicht is uw concurrent zich niet van bewust van de merkinbreuk en mogelijk is er bereidheid om het gebruik van het overeenstemmende teken vrijwillig te staken. U kunt ook afspreken dat het teken niet langer zal worden gebruikt voor bepaalde overlappende waren of diensten. Die afspraken kunt u samen vastleggen in een overeenkomst. Zolang het overeenstemmende teken niet wordt gebruikt voor waren of diensten die u ook aanbiedt, hoeft het gebruik daarvan niet tot problemen te leiden. Wellicht is uw wederpartij zelfs bereid om uw merk in licentie tegaan gebruiken.

Merkinbreukprocedure

Als u er met uw wederpartij niet uitkomt, dan kunt u de rechtbank verzoeken om een verbod op te leggen voor het gebruik van het overeenstemmende teken. De rechtbank zal in dat geval onderzoeken of het door uw concurrent gebruikte teken inderdaad inbreuk maakt op uw merk. Daartoe dient het gebruik van het teken in ieder geval een risico op verwarring met zich mee te brengen. Als het teken volledig identiek is aan uw merk, dan wordt dit verwarringsgevaar automatisch aanwezig geacht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij counterfeitproducten, zoals kleding waarop een bekend kledingmerk wordt afgebeeld, ook wel “merkpiraterij” genoemd.

De rechtbank beoordeelt het verwarringsgevaar globaal en betrekt daarin allereerst in hoeverre het door uw wederpartij gebruikte teken overeenstemt met uw merk. Dit wordt bekeken in zowel visueel, fonetisch als begripsmatig opzicht. De rechtbank gaat bij deze beoordeling uit van de totaalindruk die het merk en het concurrerende teken achterlaten bij de gemiddelde consument. Ook beoordeelt de rechtbank in hoeverre de waren of diensten waarvoor het concurrerende teken wordt gebruikt overeenstemmen met die waarvoor uw merk is ingeschreven. Wanneer diensten elkaar logisch aanvullen (ofwel: complementair aan elkaar zijn) kan ook sprake zijn van “soortgelijke” diensten. De rechtbank houdt tot slot rekening met de onderscheidingskracht van uw merk. In principe geldt dat hoe bekender uw merk is, hoe sterker de bescherming zal zijn die u eraan kunt ontlenen.

Verwarring is overigens een breed begrip. Het ziet niet alleen op verwarring over de herkomst van waren of diensten. Soms kan het publiek een merk en een concurrerend teken op zichzelf nog wel uit elkaar houden, maar raakt het vanwege de overeenstemming evengoed in de veronderstelling dat er een economische band bestaat tussen de ondernemingen die het merk en teken voeren. Als de rechtbank tot de conclusie komt dat gevaar voor verwarring bestaat en er om die reden sprake is van merkinbreuk, dan kan zij aan uw concurrent een verbod opleggen op het gebruik van het verwarring wekkende teken.

Nietigheidsvordering

Is het concurrerende teken ingeschreven als merk, dan is dat merk met het toewijzen van uw verbodsvordering nog niet automatisch van tafel. U zult daarvoor afzonderlijk de nietigheid van het merk (ook wel “doorhaling” genoemd) moeten vorderen. Dat kunt u allereerst doen bij het bureau van de intellectuele eigendom waar het merk is ingeschreven, waaronder bij het EUIPO en het BBIE. U kunt uw nietigheidsvordering ook instellen bij dezelfde rechtbank als waar u uw verbodsvordering heeft ingesteld. Hou er wel rekening mee dat voor Europese merken geldt dat in Nederland uitsluitend de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is om te oordelen over de nietigheid daarvan.

Oppositie

Als sprake is van een overeenstemmend merk dat in een vroeg stadium – gedurende de oppositietermijn – wordt ontdekt, dan kunt u daartegen mogelijk nog oppositie instellen. Met deze goedkope en snelle procedure bij zowel het bureau voor de intellectuele eigendom van de Benelux als de Europese Unie, kunt u het concurrerende merk mogelijk nog eenvoudig en snel van tafel krijgen.

Wieringa Advocaten

Onze advocaten intellectueel eigendomsrecht zijn gespecialiseerd in het merkenrecht en adviseren en procederen geregeld over merken. Wij voeren zowel procedures bij de bureaus voor intellectuele eigendom van de Benelux en de Europese Unie als bij de Nederlandse rechter. Bent u geconfronteerd met een concurrerend merk dat teveel lijkt op dat van u? Of wordt u juist beschuldigd van merkinbreuk? Wij staan u graag bij. Vanzelfsprekend proberen wij allereerst om samen met uw wederpartij tot een oplossing te komen. Een procedure is in veel situaties nog af te wenden.

Ook bij een merkregistratie, voeren van een oppositieprocedure of het opstellen van een merklicentieovereenkomst helpen we u graag verder.