Praktijkgebieden: Intellectuele eigendom
Wat als een concurrent al lange tijd een vergelijkbaar merk gebruikt en je pas later besluit daar iets tegen te doen? Kun je dan nog wel handhaven? En verandert dat als die concurrent een nieuwe verpakking voor haar producten introduceert? Die vragen stonden centraal in een recente uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2025:1549) over het conflict tussen PK (houder van het merk Lucovitaal) en Vemedia (houder van het merk Leef Vitaal). Beide bedrijven zijn concurrenten in de markt voor vitamines en voedingssupplementen.
PK ontdekte in 2009 dat Vemedia het merk Leef Vitaal gebruikte voor vitamines en voedingssupplementen, onder meer op haar verpakkingen. PK stuurde sommatiebrieven, maar nadat Vemedia de beschuldigingen had afgewezen, volgde er geen verdere actie. Jarenlang bleef het stil.
In 2019 bracht Vemedia haar producten in een nieuw jasje: een nieuwe verpakking waarin het merk Leef Vitaal prominenter zichtbaar was. Dat was voor PK aanleiding om opnieuw een sommatiebrief te sturen en uiteindelijk (dit keer wel) een procedure te starten. Mocht PK nog optreden, of had zij haar rechten verloren doordat zij het eerdere gebruik jarenlang had laten voortbestaan?
Het merkenrecht kent het principe van zogeheten merkenrechtelijke rechtsverwerking. Dit houdt in dat een merkhouder zijn recht om op te treden verliest wanneer hij gedurende vijf jaar bewust het gebruik van een jonger, mogelijk conflicterend merk heeft gedoogd voor dezelfde producten of diensten.
De gedachte hierachter is simpel: het merkenrecht beschermt niet alleen merkhouders, maar wil ook rechtszekerheid bieden aan concurrenten. Wie jaren stilzit, kan niet alsnog terugkomen op eerder gedoogd gebruik.
De rechtbank (ECLI:NL:RBDHA:2022:1133) en het gerechtshof (ECLI:NL:GHDHA:2023:2673) waren helder: PK wist al sinds 2009 dat Leef Vitaal werd gebruikt voor dezelfde soort producten. PK sommeerde destijds wel, maar nam daarna geen vervolgstappen, zoals het starten van een procedure. Dit betekende dat PK het gebruik bewust had gedoogd. Dat gebruik liep bovendien vele jaren door, veel langer dan de vijf jaar die de wet als grens hanteert.
PK voerde aan dat de nieuwe verpakking uit 2019 een wezenlijk andere verschijningsvorm zou zijn, waardoor een nieuwe beoordeling mogelijk was. Maar dat argument hield geen stand. Het gebruik van het merk Leef Vitaal was hetzelfde gebleven en de verpakkingen waren enkel op niet-relevante punten gewijzigd.
De Hoge Raad bevestigt deze uitspraken. Een vernieuwde verpakking opent de deur niet opnieuw als het onderliggende merkgebruik al eerder is gedoogd. Dat kan bijvoorbeeld anders zijn wanneer een concurrent ineens een nieuw logo introduceert, zodat opnieuw ruimte ontstaan voor handhaving. Daar was hier geen sprake van: Vemedia gebruikte nog altijd hetzelfde logo, voor dezelfde producten.
Omdat PK meer dan vijf jaar stil had gezeten, was haar recht om op te treden dus definitief verloren. De nieuwe vormgeving van de Leef Vitaal-producten maakte dat niet anders.
Deze uitspraak is een duidelijk signaal aan merkhouders: bescherming van een merk vraagt om actieve merkbewaking. Wie te lang stilzit terwijl een concurrent een gelijkend merk gebruikt, kan zijn recht tot handhaving definitief verspelen. Het is raadzaam om mogelijke conflicten snel te beoordelen en waar nodig in actie te komen. Een enkele sommatie is dan niet altijd voldoende.
Heeft u vragen over merkinbreuk, handhaving of rechtsverwerking? Neem gerust contact op.
Door het leggen van conservatoir (derden) beslag worden vermogensbestanddelen van een wederpartij per direct bevroren. Er kan geen overdracht meer plaatsvinden en in bepaalde gevallen kunnen vermogensbestanddelen zelfs elders in bewaring worden gegeven. Deze actie kan druk zetten op de wederpartij waardoor een snelle oplossing kan worden bereikt.
Beslaglegging moet wel altijd worden gevolgd door een bodem of arbitrage procedure, tenzij eerder een buitengerechtelijke oplossing wordt bereikt.
Onterecht leggen van beslag moet worden voorkomen; het kan leiden tot een schadevergoedingsactie.
Wij onderzoeken graag of dit rechtsmiddel in uw situatie tot een spoedige oplossing kan leiden.
Snel een uitspraak nodig van de rechter over een bepaalde urgente situatie? In dat geval is een kort geding een oplossing voor uw situatie. De rechter geeft een voorlopig oordeel waaraan partijen zich al dan niet op straffe van een dwangsom dienen te houden.
Wij denken graag mee over de voor uw situatie passende juridische oplossing.
Dit is in het civiele en bestuurlijke recht de procedure die (al dan niet na hoger beroep) leidt tot een definitieve beslechting van het geschil. Anders dan in een kort geding ligt de nadruk hier veel meer op een schriftelijke uitwisseling van processtukken.
Wij onderzoeken graag of dit de aangewezen procedure is voor uw geschil.
Een partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten of rechten moet deze bewijzen. Voorafgaand aan iedere gewenste procedure moet derhalve de bewijspositie worden bekeken.
Soms is het bewijs nog niet voldoende in handen van de cliënt. In dat geval is nadere actie gewenst. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het instellen van een (voorlopig) getuigenverhoor of het afdwingen van het verkrijgen van inzage in bepaalde documenten die zich bij de wederpartij bevinden (exhibitieplicht).
Wij zoeken graag met u naar de mogelijkheden om uw bewijsprobleem op te lossen.
Soms ontstaat er in een onderneming een intern geschil tussen aandeelhouders of tussen het bestuur en (enkele) aandeelhouders. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de te volgen strategie van de onderneming. In dat geval kan aan de Ondernemingskamer, een speciaal daarvoor geëquipeerde afdeling van het Hof Amsterdam -- bij ons kantoor om de hoek -- een onderzoek naar de gang van zaken binnen de onderneming worden gevraagd. Zo'n onderzoek kan worden voorafgegaan door het vragen van voorlopige voorzieningen, zoals het schorsen van een bestuurder voor de duur van de procedure of het tijdelijk ontnemen van het stemrecht van een aandeelhouder.
Wij denken graag mee over de voor uw situatie passende oplossing.