Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Intellectuele eigendom

Hoge Raad zal oordeel vellen over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen

Een handelsnaam is volgens de Handelsnaamwet ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’. Het gaat daarbij dus om de naam waarmee een onderneming zich in het handelsverkeer presenteert. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen: ‘Taartenwinkel’, ‘Parfumswinkel’, ‘Studentenverhuisservice’, ‘Verfvoordelig’, ‘de Slaapspecialist’ of de minder betamelijke handelsnaam ‘webcam-sex’. Deze voorbeelden zijn niet toevallig gekozen. Naast dat het alle handelsnamen zijn, hebben ze met elkaar gemeen dat ze zuiver beschrijvend zijn voor de diensten of goederen die de daaronder gedreven ondernemingen aanbieden.

Met name vanaf de opkomst van het internet zijn er veel procedures geweest waarin een partij zich beriep op zo’n beschrijvende handelsnaam. De genoemde voorbeelden komen dan ook allemaal uit de rechtspraak. Het voeren van een beschrijvende handelsnaam is aantrekkelijk omdat men via een generieke term goed vindbaar is op internet. Veel consumenten zullen immers een generieke zoekterm invoeren in Google wanneer zij op zoek zijn naar bepaalde diensten of goederen. Dat biedt dus een concurrentievoordeel. Al jaren is er onduidelijkheid over de vraag in hoeverre een beschrijvende handelsnaam bescherming kan ontlenen aan de Handelsnaamwet.

Voor merken geldt dat zij onderscheidend dienen te zijn voor de waren of diensten waarvoor zij worden ingeschreven. Het onderscheiden van waren of diensten is immers het primaire doel van het merk. Het merk ‘Apple’ voor de verkoop van appels zou de consument niet in staat stellen om het te kunnen onderscheiden van andere verkopers van appels. Datzelfde merk kan daarentegen prima dienst doen als onderscheidingsteken voor laptops en telefoons. Het onderscheidend vermogen geldt dan ook als voorwaarde om een merk in te kunnen schrijven.

Artikel 1 van de Handelsnaamwet stelt aan de handelsnaam niet de eis dat deze onderscheidend is. Het bepaalt stelt slechts dat onder een handelsnaam wordt verstaan: de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die bij het publiek leidt tot verwarring met een oudere handelsnaam. Ook de gebruiker van een zuiver beschrijvende handelsnaam zou zich dus in principe kunnen beroepen op die bescherming.

De discussie die al jaren speelt, is of dat eigenlijk wel gerechtvaardigd is. Het beschermen van zuiver beschrijvende handelsnamen schuurt met een vaak verondersteld algemeen belang van vrijhouding van beschrijvende aanduidingen. De gedachte is dan dat een ieder zich moet kunnen bedienen van een generieke aanduiding voor het beschrijven van zijn bedrijfsactiviteiten. In 2015 wees de Hoge Raad daarover een belangrijk arrest. In het Artiestenverloning-arrest, besliste de Hoge Raad dat het (in beginsel) voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook als dat tot verwarring leidt. Het gebruik van een dergelijke aanduiding is alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat met zich brengen.

In handelsnaamrechtelijke zin bracht dit arrest echter weinig duidelijkheid. Het draaide in die zaak namelijk niet om twee beschrijvende handelsnamen. De inbreukmakende aanduiding betrof ‘slechts’ een domeinnaam; de Handelsnaamwet beschermt de handelsnaam enkel tegen het gebruik van jongere verwarringwekkende handelsnamen. Wel kan er tegen het gebruik van een jongere verwarringwekkende domeinnaam worden opgekomen via de aanvullende bescherming die art. 6:162 BW biedt. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, want het profiteren van andermans prestaties is op zichzelf niet onrechtmatig.

De Hoge Raad onderbouwde zijn oordeel dat het voor een ieder mogelijk moet zijn om zich te bedienen van een beschrijvende aanduiding, echter met een verwijzing naar het arrest Bouwcentrum. In die zaak stonden wél twee handelsnamen tegenover elkaar. Sommige schrijvers meenden dat de Hoge Raad daarmee liet doorschemeren dat verwarring óók in het geval van twee beschrijvende handelsnamen niet voldoende is. Een beschrijvende handelsnaam zou dan dus niet meer worden beschermd tegen een verwarringwekkende jongere beschrijvende handelsnaam, indien niet tevens sprake is van bijkomende omstandigheden. Waar die bijkomende omstandigheden uit kunnen bestaan, liet de Hoge Raad daarbij in het midden.

In 2017 besliste het Gerechtshof Den Haag in het Parfumswebwinkel-arrest dat óók in het geval van twee beschrijvende handelsnamen bijkomende omstandigheden zijn vereist, wil er sprake zijn van een inbreuk op het handelsnaamrecht. Het hof baseerde die beslissing enerzijds op het eerdere Artiestenverloning-arrest van de Hoge Raad en anderzijds op de wetsgeschiedenis, waaruit zou blijken dat de wetgever niet zou hebben bedoeld om zuiver beschrijvende handelsnamen op grond van de Handelsnaamwet te beschermen.

In een meer recente zaak tussen DOC Dairy Partners B.V. en Dairy Partners Limited diende het vraagstuk zich wederom aan. Daarin stonden twee zuivelondernemingen tegenover elkaar die zich beide bedienden van de beschrijvende handelsnaam ‘Dairy Partners’. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden twijfelde aan de eerdere interpretatie van het Artiestenverloning-arrest door het Gerechtshof Den Haag en besloot bij beschikking van 4 oktober 2019 daarom om een drietal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen:

1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?

2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?

3. Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?

Die vragen boden de Hoge Raad de mogelijkheid om aan alle onduidelijkheid omtrent beschrijvende handelsnamen een einde te maken. Maar voordat de Hoge Raad toekwam aan beantwoording van de gestelde vragen, besloten de procespartijen om de zaak te schikken. Gelukkig werd op 19 mei 2020 bekend dat de Hoge Raad heeft besloten om de vragen in het algemeen belang alsnog te zullen beantwoorden.

Mijns inziens ligt in het criterium van verwarringsgevaar in artikel 5 Handelsnaamwet besloten dat een handelsnaam zich in enige mate dient te onderscheiden. Verwarring is immers slechts voorstelbaar indien een handelsnaam op zijn minst door een gedeelte van het publiek wordt gepercipieerd als onderscheidingsteken van een specifieke onderneming. Dat kan zijn omdat een handelsnaam intrinsiek onderscheidend is of doordat deze is ingeburgerd bij het publiek. In Duitsland wordt voor inburgering bijvoorbeeld een percentage van 50% van het relevante publiek gehanteerd. Dat publiek kan slechts lokaal zijn maar ook nationaal, indien het bijvoorbeeld een webshop betreft.

Ik voel er minder voor om, naast het gevaar voor verwarring, bijkomende omstandigheden te verlangen. Allereerst omdat de Handelsnaamwet dat simpelweg niet vereist en ten tweede aangezien er binnen de systematiek van de Handelsnaamwet naast verwarringsgevaar geen ruimte is voor een tweede toetsingscriterium. Een uitsluitend recht op de handelsnaam werd (op discutabele gronden) door de wetgever van 1921 uitdrukkelijk van de hand gewezen, maar tegelijkertijd besloot hij de handelsnaam wel te codificeren. De handelsnaam vertoont in de praktijk alle kenmerken van een in de wet vastgelegd subjectief uitsluitend recht.

Het vereisen van bijkomende omstandigheden heeft zijn grondslag in het algemene leerstuk van oneerlijke mededinging, aangezien het uitgangspunt is dat het profiteren van andermans inspanningen op zichzelf niet onrechtmatig is, indien geen wettelijke grondslag bestaat om daartegen op te komen. Het recht op de handelsnaam is nu juist wettelijk verankerd, dus laten we dat recht de behandeling geven die het verdient: een volwaardig subjectief uitsluitend recht waaraan we bepaalde eisen mogen stellen. Daar waar we het merk tijdens de inschrijvingsprocedure toetsen op onderscheidend vermogen, zouden we dat bij de handelsnaam achteraf moeten doen.

Voor ondernemingen die een beschrijvende handelsnaam voeren blijft het nog even spannend of zij straks hun bescherming verliezen dan wel behouden. De Hoge Raad biedt overigens aan een ieder de mogelijkheid om uiterlijk tot 1 juli schriftelijke opmerkingen in te dienen.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Arjens recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten