Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Intellectual Property

Onderscheidend vermogen van handelsnamen ligt besloten in het criterium van verwarringsgevaar

Hoe moet worden omgesprongen met de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen? Ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden strandde wederom op die vraag in de zaak DOC Dairy Partners tegen Dairy Partners en besloot daarover gelukkig een drietal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Ik schreef daar destijds deze blog over. Na lang wachten beantwoordde de Hoge Raad vandaag dan eindelijk de door het Hof gestelde prejudiciële vragen. En het antwoord van de Hoge Raad is eigenlijk vrij simpel...

Kort samengevat bestond het dilemma uit het volgende. Er bestaat in het economisch verkeer de behoefte om bepaalde aanduidingen voor eenieder vrij te houden. Het is daarom bijvoorbeeld niet toegestaan om een merk in te schrijven dat beschrijvend is voor bepaalde eigenschappen van een daaronder geleverd product of dienst. Te denken valt aan het volgende welbekende voorbeeld. Het merk “apple” kan prima dienst doen als onderscheidingstekens voor laptops, maar het is niet toegestaan om het in te schrijven als merk voor appels. Een dergelijk monopolie zou nodeloos beperkend werken in de fruitsector. Men acht het niet dan ook gerechtvaardigd dat slechts één partij zich kan bedienen van een dergelijk beschrijvend merk.

De behoefte tot vrijhouding is in het merkenrechtelijke stelsel geïncorporeerd, doordat een merk ‘onderscheidend vermogen’ dient te hebben. De Handelsnaamwet uit 1921 stelt aan handelsnamen geen soortgelijke eis. Naar de letter van de Handelsnaamwet lijken dus ook beschrijvende handelsnamen te kunnen rekenen op bescherming. Dat riep de vraag op hoe de behoefte tot vrijhouding in het geval van handelsnamen kan worden gewaarborgd. De afgelopen jaren zijn daarover veel zaken geweest. Zo riep bijvoorbeeld een webshop genaamd ‘Parfumswebwinkel’ handelsnaamrechtelijke bescherming in tegen een concurrende webshop die zichzelf ‘Parfumswinkel’ noemde. Men was het er wel over eens dat het niet eerlijk is dat slechts één partij zich kan bedienen van zo’n beschrijvende handelsnaam. Dat levert namelijk een behoorlijk commercieel voordeel op; zeker gezien de wijze waarop zoekmachines hun zoekresultaten sorteren. De Handelsnaamwet leek echter geen oplossing te bieden voor dit probleem.

Zoals ik in mijn vorige blog schreef, werd in de literatuur wel betoogd dat in het geval van een beschrijvende handelsnaam sprake zou moeten zijn van bijkomstige omstandigheden die het voeren van een overeenstemmende beschrijvende handelsnaam onrechtmatig zouden maken. Daarvan zou dan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer iemand met zo’n handelsnaam ‘nodeloos verwarring schept’. De Handelsnaamwet rept echter met geen woord van dergelijke eisen: artikel 5 bepaalt slechts dat men met een jongere handelsnaam inbreuk maakt op een oudere handelsnaam, wanneer door de overeenstemming tussen die handelsnamen, verwarring bij het publiek zou kunnen ontstaan.

De Hoge Raad maakt nu een einde aan een langslepende discussie. En de oplossing is eigenlijk vrij simpel. De maatstaf van het gevaar voor verwarring in artikel 5 biedt volgens de Hoge Raad namelijk voldoende ruimte om geen, of slechts geringe bescherming te bieden aan beschrijvende handelsnamen. Het criterium van verwarring impliceert namelijk dat het relevante publiek de handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming die handelsnaamrechtelijke bescherming inroept. Als het publiek een beschrijvende handelsnaam niet opvat als naam van een specifieke onderneming, kan van verwarring met een andere handelsnaam in de meeste gevallen simpelweg geen sprake zijn. Zo schreef ik ook in mijn vorige blog: “Verwarring is immers slechts voorstelbaar indien een handelsnaam op zijn minst door een gedeelte van het publiek wordt gepercipieerd als onderscheidingsteken van een specifieke onderneming.”. Kortom: zonder onderscheidend vermogen is verwarring in beginsel simpelweg niet mogelijk. De Hoge Raad bevestigt ook dat bijkomende omstandigheden géén rol spelen in de toets van artikel 5.

Handelsnamen kunnen intrinsiek onderscheidend zijn of doordat zij zijn ingeburgerd bij het publiek. Door deze omstandigheid te betrekken in de verwarringstoets van artikel 5, bestaat er volgens de Hoge Raad dus eigenlijk helemaal geen probleem. En zo maakte de Hoge Raad in enkele zinnen korte metten met een zeer langslepende discussie onder IE-juristen.

Heeft u vragen over handelsnamen of bent u verwikkeld in een handelsnaamrechtelijk geschil? Neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van handelsnamen en zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs over intellectuele eigendom

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten